Договор на товарный знак

Лицензионный договор на использование товарного знака

15600 руб
стоимость услуги регистрации знака «под ключ»от 33 000 руб
размер государственных пошлинКак работает? Регистрация вашего товарного знака или торговой марки

Использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть.

Особенности регистрации лицензионного договора на товарный знак

Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.

Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор
необходимы следующие сведения:

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Приложение

Лицензионный договор на использование товарного знака

Информация

Если вы не нашли ответ на ваш вопрос или вам необходима консультация, то свяжитесь с нами по телефону:

8-800-5556615

(звонки по всей России бесплатно)
В рабочие дни с 09:00 до 18:00
по московскому времени

Мы ответим на все ваши вопросы и поможем принять правильное решение.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

Ст. 1489 ГК РФ ч.4. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Гражданский кодекс

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, исключительные права, товарный знак, регистрация товарного знака, отказ в регистрации товарного знака, сходство до степени смешения, письмо-согласие на регистрацию товарного знака

            Товарный знак – основное средство индивидуализации товаров и услуг одного производителя среди товаров и услуг других производителей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования. Правообладатель может также свободно распоряжаться своими правами на зарегистрированное обозначение, разрешать или запрещать его использование третьим лицам.

            Для успешной регистрации товарного знака необходимо, чтобы он соответствовал определенным критериям. Так, в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию … в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.»

            Если по результатам предварительного поиска, проводимого перед подачей заявки, выявлены тождественные или сходные обозначения, зарегистрированные/заявленные в отношении однородных товаров или услуг, одним из способов повысить шансы на регистрацию знака является, конечно, его изменение – так, чтобы он стал менее сходным с найденными обозначениями. Но что делать, если предварительный поиск не проводился и заявитель узнал о подобной проблеме только из уведомления ведомства – предварительного отказа в регистрации? Или же сознательно подавал на регистрацию выбранное обозначение, зная о наличии сходных знаков, поскольку какие-либо обстоятельства (политика компании, уже затраченные на разработку и рекламу бренда средства и др.) оправдывали подобный риск?

            Одним из способов преодоления предварительного отказа, основанного на выявлении экспертизой сходного зарегистрированного знака, является получение заявителем согласия на регистрацию от правообладателя этого товарного знака. Так, в соответствии с п. 6. ст. 1483 ГК РФ, «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков … допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.» Таким образом, заявитель, которому известно о наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, может представить в Роспатент либо при подаче заявки, либо в ходе экспертизы или же при подаче возражения в палату по патентным спорам документ – подтверждение согласия правообладателя такого сходного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения.

            Согласие правообладателя принимает форму письма-согласия – инструмента, к которому достаточно часто прибегают заявители с целью преодоления предварительных отказов в регистрации.

 Выдача такого письма-согласия может осуществляться как за вознаграждение, так и безвозмездно. На практике иностранные физические и юридические лица более охотно дают письма согласия на безвозмездной основе. Российские предприниматели, как правило, требуют определенной денежной компенсации.

            Из-за «популярности» писем-согласий необходимо было их более детальное регулирование. Для рассмотрения настоящего вопроса имеют непосредственное значение Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190.

            Так, Рекомендации устанавливают, что согласие правообладателя сходного товарного знака составляется в простой письменной форме, причем произвольной. На практике, это может быть одностороннее письменное заявление или даже двусторонний гражданско-правовой договор. В таком документе обязательно должны быть указаны: полные сведения о правообладателе, дающем согласие на регистрацию; полные сведения о заявителе по заявке; само выражение согласия на регистрацию – с условием о невозможности его отзыва; номер заявки (либо, если заявка еще не подана, должно быть приложено заявленное обозначение и его описание), конкретный перечень товаров и услуг, а также условия, на которых правообладатель дает согласие на регистрацию. Документ обязательно должен содержать дату составления и подпись уполномоченного лица (лиц), для юридических лиц, как и обычно, необходима печать.

            Поскольку все делопроизводство в Роспатенте ведется только на русском языке, то и письмо-согласие должно быть составлено на русском.

Оформление договора на право использования товарного знака

Если же если оно представляется на другом языке, к нему обязательно должен быть приложен заверенный перевод на русский язык.

            Необходимо помнить, что соблюдения формальных требований недостаточно. Как было указано раньше, принятие экспертизой письма-согласия и снятие противопоставления со сходным товарным знаком возможно только в том случае, если это не будет причиной введения в заблуждение потребителя. Соответственно, чем выше вероятность смешения обозначений в гражданском обороте, тем ниже шансы регистрации знака на основании письма-согласия.

            Согласно Рекомендациям, «Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; не подвергается сомнению однородность товаров; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации); противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий)…»

            Таким образом, если обозначения тождественны (совпадают во всех элементах), преодоление противопоставления тождественного знака заявленному обозначению на основании письма согласия невозможно. Но даже если обозначении не тождественны, чем они более сходны – тем ниже шансы на регистрацию. Хотя, все зависит от обстоятельств дела – «в некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.» Каждый конкретный случай экспертиза рассматривает отдельно, и ее выводы могут быть совершенно разными.

            Если заявленное обозначение почти тождественно зарегистрированному знаку, в соответствии с Рекомендациями, регистрация целесообразна, только если заявитель или правообладатель как-то юридически связаны, например, являются аффилированным лицами: это снимает вероятность введения потребителя в заблуждение.

Новая заявка и уже имеющееся свидетельство в этом случае могут восприниматься просто как «вариации» одного и того же знака, когда отличия состоят только в цвете, шрифтах, транслитерации и др. Однако, даже наличие «родственных связей» не спасет ситуацию, если противопоставленный товарный знак, например, широко известен среди потребителей и ассоциируется с конкретным производителем, предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления/повседневного спроса или лекарственных препаратов и в некоторых других случаях.

            Помимо вида товарного знака, большое значение имеет перечень товаров и услуг. Согласно Методическим рекомендациям Роспатента по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденным приказом Роспатента от 31.12.09 № 198, «…При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.»

            Очевидно, что более однородными являются товары услуги из перечней заявки и сходного товарного знака, тем выше вероятность их смешения и ниже шанс принятия письма-согласия экспертизой. В этом случае правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров или услуг.

Рекомендации содержат следующий пример: «…на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды, детские коляски». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды, детские коляски».

            Подводя итог, можно сказать, что письмо-согласие – достаточный эффективный инструмент преодоления отказа в регистрации на основании наличия сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя третьего лица в отношении однородных товаров или услуг. Однако оно не дает гарантий получения регистрации (чем выше вероятность смешении знаков – тем ниже шансы), и принятие письма-согласия всегда остается на усмотрение эксперта.

Поделиться

Поделиться

Отправить

Линкануть

По вопросам передачи и приобретения прав на товарный знак, регистрации договора на право использования товарного знака (лицензионного и сублицензионного договора) звоните: (863) 294-40-45, 8-918-554-40-45 (моб.), 218-13-41

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на всей территории РФ.

Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Государственная регистрация лицензионного договора

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

Виды лицензионных договоров

1. Простая (неисключительная) лицензия — предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам

2. Исключительная лицензия — предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Срок действия лицензионного договора

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак.

Разработка и регистрация лицензионного договора на товарный знак

Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. 

Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Лицензионный договор должен предусматривать

1. Предмет договора путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак (номер свидетельства о государственной регистрации товарного знака)
2. Способы использования товарного знака.
3. Перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Выплата вознаграждение

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования товарного знака другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования товарного знака только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. 

Задайте свой вопрос или приходите на консультацию. Звоните: (863) 294-40-45, 8-918-554-40-45 (моб.), 218-13-41